Il patent box in Italia

L’articolo 1, commi 37- 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità), come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto anche in Italia il cosiddetto Patent Box.

Il Patent Box rappresenta un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, nonché di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il nuovo regime fiscale mira a rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri, incentivando sia la collocazione in Italia dei beni immateriali allo stato detenuti all’estero da imprese italiane o estere sia il mantenimento dei beni immateriali in Italia, favorendo altresì gli investimenti sul territorio nazionale in attività di ricerca e sviluppo.

In data 30 luglio 2015 è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto ministeriale di attuazione del suddetto regime fiscale (Decreto Attuativo).

Da un punto di vista soggettivo, possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo e che sono titolari di reddito d’impresa, incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, a condizione che siano residenti in paesi con i quali siano in vigore accordi sulla doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni risulti effettivo (articolo 2 del Decreto Attuativo).

Sono escluse dal Patent Box le società assoggettate a fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in quanto procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica (articolo 3 del Decreto Attuativo).

I redditi agevolabili possono derivare da una licenza d’uso, dall’uso diretto o dalla plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene (articoli 7 e 10 del Decreto Attuativo).

In caso di licenza d’uso, il reddito rilevante è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti.

 In caso di uso diretto, è necessario individuare per ciascun bene il contributo economico da esso derivante che abbia concorso a formare il reddito d’impresa, comprese le somme ottenute come risarcimenti di natura giudiziale o contrattuale.

In tal caso, dunque, occorre effettuare una quantificazione figurativa, mediante una stima della quota di prezzo del prodotto o servizio finale da ritenersi derivante dal bene immateriale in esame; detta quantificazione passa per una procedura di ruling, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. 

In caso di cessione del bene, è prevista l’esclusione dal reddito d’impresa delle relative plusvalenze a condizione che almeno il 90 percento del corrispettivo sia reinvestito entro due anni dalla cessione in attività di ricerca e sviluppo.

La normativa adottata risponde all’orientamento oggi prevalente in sede OCSE in tema di “Nexus Approach”, in virtù del quale deve sussistere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il bene immateriale ed il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale stesso.

La quota di reddito agevolabile è determinata per ogni bene immateriale sulla base di un quoziente, calcolato sulla base dei costi di ricerca e sviluppo; detto quoziente è oggetto di massimizzazione ove detti costi siano sostenuti direttamente dal soggetto dichiarante, da università o enti di ricerca o soggetti equiparati, da società – comprese le start up innovative – diverse da quelle che hanno con la, ovvero esercitano sulla, impresa beneficiaria un controllo diretto o indiretto (articolo 9 del Decreto Attuativo).

L’opzione per il Patent Box - con una deduzione dal reddito pari al 30 percento nel 2015, al 40 percento nel 2016 ed al 50 percento dal 2017 -  è irrevocabile e rinnovabile ed ha una durata pari a cinque periodi di imposta (articolo 4 del Decreto Attuativo)

Degna di particolare nota è la disposizione che procede, con taluni spunti fortemente innovativi, alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo che rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina in esame (articolo 8 del Decreto Attuativo).

Sulla scorta di tale norma, nella fattispecie vengono in rilievo:

-       “la ricerca fondamentale”, vale a dire i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, purché successivamente esse vengano utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;

 -       “la ricerca applicata”, con ciò intendendosi la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure per apportare ad essi miglioramenti tecnici;

-       “lo sviluppo sperimentale e competitivo”, consistente nell’acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo delle conoscenze di qualsiasi tipo per la creazione o lo sviluppo di prodotti, processi o servizi, compresi: i test; le prove; le sperimentazioni, anche per l’ottenimento di eventuali autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione; la realizzazione di prototipi, campioni e prodotti pilota; i test e la convalida di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati; la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie a quanto sopra;

-       “il design”, nel senso di attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi o servizi e le attività di sviluppo dei marchi;

-       l’ideazione e la realizzazione del software coperto da design;

-       le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e altri studi;

-       gli interventi per l’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento, il rinnovo ed il mantenimento dei relativi diritti, la loro protezione, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;

-       le attività di presentazione, comunicazione e promozione per lo sviluppo del carattere distintivo e/o della rinomanza dei marchi, che contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design e degli altri materiali proteggibili.

Sotto il profilo del diritto industriale, un aspetto della normativa che risulta estremamente interessante è quello concernente la definizione di bene immateriale (articolo 6 del Decreto Attuativo).

i)               Ai sensi di tale disposizione, in primo luogo, viene in rilievo il “software coperto da copyright”.

Colpisce, nella lettera della statuizione, l’utilizzo del termine “copyright”, che – da un punto di vista strettamente formale – rappresenta un istituto giuridico non disciplinato nel nostro ordinamento.

E, a nostro avviso, non vale a superare questa osservazione il richiamo alle “norme … dell’unione europea ed internazionali e contenute in regolamenti dell’unione europea, trattati e convenzioni internazionali”, di cui al secondo capoverso della norma.

Il software, nell’ordinamento giuridico italiano, può essere oggetto di tutela – al verificarsi di determinate condizioni - mediante gli strumenti di proprietà intellettuale costituiti dal brevetto per invenzione e dal diritto d’autore.

Il copyright, istituto di origine anglosassone, invece nel nostro ordinamento non trova esplicita cittadinanza, anche se del termine viene nella pratica fatto

largo uso, a volte come sinonimo di diritto d’autore ed a volte - più propriamente - per indicare alcuni profili giuridici ed economici della tutela autorale.

E’ possibile presumere che il legislatore, nella fattispecie, abbia ritenuto opportuno parlare di copyright del software per enfatizzare, invero – ci sembra – in modo piuttosto pleonastico, l’esclusivo riferimento alle ricadute economiche del diritto d’autore.

Possiamo anche immaginare che un simile wording sia stato ritenuto più consono al taglio adottato dal Decreto Attuativo; la disposizione ministeriale, infatti, sul punto ha chiaramente fatto un passo indietro rispetto alla norma primaria, che parlava in modo più ampio di “opere dell’ingegno”. 

ii)              L’articolo in esame, inoltre, indica i “brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione”.

Si precisa che nel novero si devono ritenere compresi i brevetti per invenzione, tra i quali le invenzioni biotecnologiche ed i certificati complementari di protezione, nonchè i brevetti per modello d’utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori.

Alcune imprecisioni e pleonasmi, invero, ci paiono un chiaro indice della intenzione del legislatore di fornire sul punto una indicazione il più possibile vasta e omnicomprensiva.

iii)             La disposizione, poi, include tra i beni de quibus i “marchi d’impresa (ivi inclusi i marchi collettivi), siano essi registrati o in corso di registrazione”.

Questa previsione appare particolarmente significativa e in qualche modo qualificante per l’intero impianto del Patent Box italiano.

I marchi, infatti, hanno notoriamente un peso di estremo rilievo nell’economia moderna e sono esclusi da molte legislazioni di altri Paesi in materia di Patent Box.

Vale la pena di sottolineare anche l’insistenza del dato letterale sul concetto di “registrazione” del marchio.

Considerata la ratio sottostante alla normativa e tenendo conto di quanto diremo subito in appresso riguardo al design, è possibile desumere dal testo in esame che lo strumento del “marchio di fatto”, quindi non registrato (esplicitamente disciplinato dall’articolo 2571 del Codice Civile), risulta escluso dall’ambito dei beni ammessi al beneficio fiscale.

iv)            L’articolo in oggetto, ancora, cita i “disegni e modelli, giuridicamente tutelabili”.

Appare significativa, come dicevamo appena sopra, la differenza di disciplina tra l’istituto del marchio e quello del design.

Riguardo al primo, è forte nel dato testuale il riferimento all’elemento della registrazione; riguardo al secondo, invece, risalta il riferimento ad un più vasto concetto di “tutelabilità giuridica”.

 Non sembra revocabile in dubbio, insomma, che mentre il marchio non registrato deve essere ritenuto estraneo al regime del Patent Box, il “design

non registrato” rientra tra i beni immateriali aventi accesso al beneficio fiscale.

Si può immaginare che il legislatore, nell’operare una simile scelta, abbia tenuto in considerazione le esigenze di settori dell’economia – come, soprattutto, quello dell’abbigliamento – caratterizzati da una intensa attività di industrial design, ma anche da ritmi di sostituzione delle produzioni talmente intensi da rendere inutili o ingestibili le procedure di registrazione.

v)             La norma in esame, infine, prende in considerazione le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili”.

Questa disposizione, a nostro avviso, rappresenta – quanto meno da un punto di vista industrialistico – uno dei punti di maggiore interesse del Patent Box italiano.

Possiamo, per praticità di esposizione, riassumere il complesso di “informazioni” ed “esperienze” de quibus nel termine Know-how.

Il Know-how, nell’economia del nostro Paese, ha un ruolo affatto peculiare ed un peso estremamente considerevole.

Le imprese italiane, infatti, sia per le loro caratteristiche dimensionali sia per un retaggio di natura culturale, sono caratterizzate da un elevato quoziente di proprietà intellettuale sommersa, vale a dire da un patrimonio conoscitivo particolarmente diffuso e non esplicitato.

In altri termini, mentre le imprese degli altri Paesi del mondo occidentale hanno mediamente una maggiore sensibilità rispetto alla brevettazione dell’innovazione realizzata in azienda, quelle italiane tendono a non valorizzare, a non codificare e a non portare verso l’esterno i propri giacimenti di conoscenza.

Le nostre imprese, insomma, si contraddistinguono per un significativo tasso di creatività ed innovatività, ma per un parzialmente basso indice di brevettazione: larga parte della conoscenza tecnica e commerciale rimane al chiuso, in uno stato semiliquido di patrimonio conoscitivo aziendale.

Ecco, dunque, che nel nostro Paese il Know-how gioca un ruolo particolarmente ampio e centrale.

La disciplina del Know-how presenta poi, in punto di diritto, delle difficoltà del tutto peculiari e di grande delicatezza.

Nell’ambito del nostro ordinamento, infatti, vengono in rilievo due distinte normative riguardanti il Know-how: gli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale e l’articolo 1 del Regolamento CE 316/2014, che ha sostituito il Regolamento CE 772/2004.

L’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale prevede che possano costituire “oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-

 industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete …; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

L’articolo 1 del Regolamento CE 316/2014, invece, definisce il know-how quale “il patrimonio di conoscenze pratiche, derivanti da esperienze e da prove, che è (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”.

Appare evidenti che le due concezioni di know-how non sono perfettamente coincidenti e che le differenze sono scavate soprattutto dai diversi profili dei requisiti rispettivamente sub b) e ii).

Mentre la normativa nazionale, infatti, prevede che le informazioni de quibus debbano avere un valore economico strettamente connesso alla loro segretezza, la disposizione comunitaria stabilisce che per dette informazioni deve essere considerato sufficiente il carattere della sostanzialità, nel senso che devono rivestire una utilità sostanziale – in quanto tali, non esclusivamente in virtù della propria natura segreta – ai fini della produzione.

Inoltre, mentre la norma interna al punto c) pone un’attenzione particolarmente acuta rispetto alle misure di secretazione, il testo comunitario al punto iii) si concentra sul più blando requisito della “individuatezza”, nel senso di sufficienza della descrizione.

Il know-how di stampo comunitario, insomma, sembra sotto diversi aspetti maggiormente elastico ed a maglie più larghe rispetto a quello italiano.

Una simile situazione, per qualche verso, sembra rispecchiare il contrasto esistente nella dottrina giuridica, nell’ambito della quale si confrontano le due visioni di un know-how in senso ampio (comprendente qualunque tipo di conoscenza o esperienza, non necessariamente segreta, relativa al settore industriale o commerciale, tale da portare miglioramenti alle tecniche produttive o di distribuzione, sfruttata dall’impresa senza essere brevettata) e di un know-how in senso stretto (costituito dalle conoscenze tecniche, le esperienze, gli accorgimenti, suscettibili o non di brevettazione, che presentano i caratteri della novità e della segretezza).

Nel panorama giurisprudenziale, poi, rappresenta un punto fermo la sentenza della Corte di Cassazione in data 20 gennaio 1992, n. 659, secondo il cui insegnamento “le conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia e le regole di condotta che nel campo della tecnica mercantile vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo o a quello commerciale in senso stretto, quando presentino, quale connotato essenziale, il carattere della novità e della segretezza, sono qualificabili come know-how”.

L’articolo 6 del Decreto Attuativo del Patent Box, invero, accede ad una nozione di know-how piuttosto estesa e parzialmente conforme alla disciplina comunitaria dell’istituto.

Nella disposizione, infatti, il know-how appare come organizzato e codificato in due cerchi concentrici: uno più largo, includente tutte le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali … giuridicamente tutelabili”, ed uno più stretto, comprendente le informazioni “commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete”.

Da un punto di vista industrialistico, in buona sostanza, la cifra di fondo più peculiare del Patent Box italiano sembra consistere nella sua ampiezza sostanziale, come abbiamo visto trattando in tema di marchi, di design e soprattutto di know-how (e malgrado la prudenza dimostrata dal legislatore in materia di opere dell’ingegno).

Un simile approccio, che verosimilmente dovrà superare il vaglio della conformità alla legislazione comunitaria in materia di aiuti di Stato, appare astrattamente condivisibile sotto diversi profili.

In primo luogo, riteniamo, la larghezza del nostro Patent Box è stata ritenuta una scelta in larga parte dettata dalla necessità, al fine di rendere il sistema italiano appetibile e competitivo rispetto a quelli di altri Paesi, più convenienti in termini di fiscalità e di efficienza amministrativa.

L’ampiezza del Patent Box, come abbiamo già detto, risulta poi particolarmente conforme alle caratteristiche del tessuto imprenditoriale italiano, contraddistinto dalla presenza di un elevato numero di PMI e comunque caratterizzato da una proprietà intellettuale diffusa e sommersa.

Su una prospettiva più a largo raggio, l’approccio della normativa in esame appare in linea con gli attuali orientamenti dell’OCSE; nel recente rapporto “Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact”, in particolare, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha posto l’accento sulla centralità per la crescita del concetto di “Knowledge-based capital”, con tale termine intendendosi una nozione di capitale intellettuale contraddistinta da una particolare forma di ampiezza e omnicomprensività.

Continuando ad allargare il respiro della nostra riflessione, non possiamo – in sede di chiusura – non sottolineare la corrispondenza della direzione nella fattispecie assunta dal legislatore italiano rispetto alle esigenze della moderna Economia della Conoscenza.

L’elemento più caratterizzante dell’economia (e della società) dei nostri giorni, come viene ritenuto ormai pacifico, è costituito proprio da una capillare pervasività – dalla portata e dalle caratteristiche storicamente inedite - della conoscenza a tutto tondo.

La conoscenza, dunque, oggi influenza e condiziona ogni ambito della nostra vita, dalla politica all’economia, presentandosi come un fenomeno vasto, unitario e non agevolmente comprensibile mediante le categorie del passato, tanto è vero che tutti gli istituti della proprietà intellettuale sono in una fase di profonda trasformazione e di graduale ravvicinamento.

E la scienza del diritto, così come la produzione legislativa, non può ignorare il contesto che la circonda o restare indifferente rispetto al mondo che cambia.